Acciones judiciales “auspiciadas” por el Código Ingenios

Para los que nos movemos en el área litigiosa del derecho los actuales tiempos son bastante interesantes y dinámicos. De igual forma, para quienes dedicamos gran parte de nuestra práctica jurídica a temas de propiedad intelectual, tenemos varias novedades que son “auspiciadas” por la reciente vigencia del “Código Ingenios” –me rehúso a escribir el nombre pomposo que tiene esa ley- y el propio Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Hay varios escenarios posibles en los procesos judiciales de propiedad intelectual (en adelante para decir “propiedad intelectual” voy a abreviarlo con iniciales “PI” para no ser muy cansino):

  • Que existan juicios que hayan iniciado con la anterior Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y con el Código de Procedimiento Civil (CPC).
  • Juicios iniciados cuando estaba en vigencia la LPI, antes de la aprobación del Código Ingenios y luego de la vigencia del COGEP. En estos casos, si se trataba de una acción por una infracción de derechos de PI, la misma debía encausarse por procedimiento ordinario ante el Tribunal Contencioso Administrativo (gracias a un gran amigo por hacerme notar un desliz en una primera versión de esta entrada). Por otra parte, si lo que se buscaba era impugnar una decisión administrativa emanada por el IEPI, debía seguirse la vía ordinaria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
  • Las acciones por propiedad intelectual a partir del 9 de diciembre de 2016 (cuando entró en vigencia el Código Ingenios), se sustancian en procedimiento sumario por regla general. Si lo que se busca en cambio es impugnar una resolución administrativa que haya sido expedida por la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual luego de la señalada fecha, se debe iniciar acción ante los jueces de lo Contencioso Administrativo en vía ordinaria.

Sin embargo, de la revisión detenida del Código Ingenios se aprecia que el mismo contempla otras acciones (algunas incluso muy específicas), tal como lo veremos a continuación:

1.- Acción principal en materia de propiedad intelectual.-

Se ejerce en virtud de la observancia positiva, esto es, cuando se busca la sanción por parte del juez ante la infracción de derechos intelectuales (Art. 540 del Código Ingenios), en la mayoría de los casos se persigue una indemnización de daños y perjuicios. Esta acción –sea que la anteceda un pedido de providencias preventivas- debe sustanciarse por procedimiento sumario y ante juez de lo civil según la Disposición Reformatoria Décima Primera ibídem y deber ser deducida por quien se sienta afectado en sus derechos.

2.- Acción por observancia negativa.-

La tendencia mundial en normas sobre propiedad intelectual es la consecución –o al menos, la búsqueda- de un equilibrio entre los intereses públicos y privados. Tomando esto en consideración, el Código Ingenios en su artículo 541 prevé la denominada “observancia negativa”.

¿Qué es la observancia negativa? Pues a breves rasgos la podemos definir como aquella facultad que le confiere la ley a las autoridades para, de oficio o a pedido de interesado, revisar y sancionar el ejercicio abusivo de los derechos de PI y para garantizar que se pueda ejercer sin restricción los límites y excepciones sobre estos derechos. En otras palabras, con esto, se busca que los titulares no abusen de su calidad y sobre todo, no ejerzan derechos ni deduzcan acciones desmesuradas. De otro lado, también la observancia negativa puede ejercerse como medida preventiva, es decir, para consultar a la autoridad si el acto que se está realizando en la actualidad –o el que se piensa realizar- puede considerarse lícito.

Según el precitado artículo 541 ibídem, primer párrafo, el juez entonces podrá (1) inspeccionar, (2) monitorear, (3) sancionar; y, (4) reprimir este “ejercicio abusivo de los derechos propiedad intelectual”. Debemos complementar esto con lo que dispone el artículo 553 del Código Ingenios, en cuyo último párrafo incluso se señala que mediante acción de observancia negativa se puede solicitar la suspensión de las medidas cautelares que se hayan dictado en otra vía.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 547 del Código Ingenios las acciones por observancia negativa deben sustanciarse también en procedimiento sumario. Los lineamientos generales de la observancia negativa los encontramos en el artículo 552 del referido código, el cual –vale decirlo- excluye los casos que tengan que ver con signos distintivos, esto es, marcas, nombres comerciales, rótulos, denominaciones de origen.

3.- Providencias preventivas.-

Tratadas en la Disposición Reformatoria Décima Primera del Código Ingenios. Sobre este tema ya dediqué una entrada, la cual la puedes consultar aquí https://alfredocuadros.com/2017/02/02/primera-reforma-al-cogep-por-parte-del-codigo-ingenios-en-que-consiste-el-informe-favorable-para-providencias-preventivas/

4.- Acción reivindicatoria ante autoridad judicial.-

Prevista en el artículo 596 del Código Ingenios, está reservada para temas de patente, obtenciones vegetales, diseño industrial y esquema de trazado de circuito integrado, excluyéndose entonces al derecho de autor y a los derechos conexos.

La idea de esta acción –no hace falta tener gran capacidad de deducción como Sherlock Holmes ya que del propio nombre lo podemos inferir- es que se reivindique los derechos de PI a favor de un perjudicado. Aquí no solo se busca quitar la titularidad que se le confirió a una persona y otorgársela al reclamante, sino además, también se puede solicitar que al interesado se lo considere como participante adicional. Se puede pretender la reivindicación sobre algún derecho ya conferido o, sobre una solicitud de patente, obtenciones vegetales, diseño industrial y esquema de trazado de circuito integrado, que se encuentre aún en trámite.

En pocas palabras, con esta acción se busca que al interesado se lo declare ya sea como (1) titular único; (2) cotitular; (3) solicitante único; o, (4) cosolicitante.

A diferencia de las acciones por observancia de derechos que se sustancian en vía sumaria, esta debe encausarse en procedimiento ordinario.

5.- Revisión judicial del contrato de explotación de obra.-

Esta acción la encontramos en el último párrafo del artículo 167 del Código Ingenios y la misma está dedicada en materia de derecho de autor.

SE debe partir de la premisa de que existe un contrato mediante el cual el autor haya cedido derechos patrimoniales sobre su obra, que se haya pactado una remuneración por los mismos –no olvidar que el Código Ingenios trae novedades sobre tema de titularidad de derechos sobre obras- y, que el autor considere que a pesar del pago recibido, existe una desigualdad manifiesta entre lo que se le ha pagado y los beneficios que ha obtenido la contraparte, que viene a ser el cesionario.

Verificadas estas circunstancias, el autor puede deducir su acción ante el juez y solicitarle que haga una revisión del contrato, en específico, el juez debe analizar la situación y decidir si es procedente fijar una nueva remuneración, la cual según la invocada norma, debe ser “equitativa”.

Esta acción prescribe a los 10 años luego de celebrada la cesión de los derechos patrimoniales del autor. Ahora bien, cabe destacar que no se especifica la vía en que debe seguirse esta acción. Sobre esto, me aventuro a opinar (quiero resaltar que es una opinión personal e invito a todos a emitir su opinión):

  • El Código Ingenios dispone que las acciones derivadas del ejercicio de la observancia positiva y negativa , deben ser sustanciadas en procedimiento sumario (Art. 547).
  • Esta acción no está comprendida con mención expresa como una medida dentro de la observancia positiva.
  • Sin embargo, el mismo artículo 547 dispone que se podrá ejercer observancia positiva por “la violación de os derechos intelectuales establecidos en este Código”.
  • Entonces, al tratarse esta acción de revisión de derecho a final de cuentas un reclamo por violación al derecho a ser remunerado equitativamente por parte del autor, la misma debe tener la vía sumaria.

6.- Acción de indemnización de daños y perjuicios por revocatoria de medidas cautelares.

Para esta acción debemos tener lo siguiente: (1) que un interesado haya solicitado adopción de medidas cautelares contra otra persona ante autoridad administrativa; (2) que las mismas se hayan ejecutado; (3) que luego de la investigación respectiva, las mismas hayan sido revocadas o queden sin efecto por causa imputable al solicitante, o, que al final se absuelva al supuesto infractor.

Cuando se cumplen estos presupuestos, el afectado podrá acudir ante el juez para pedir indemnización de daños y perjuicios, tal como lo dispone el artículo 570 del Código Ingenios.

Considero que a falta de estipulación expresa sobre el tipo de procedimiento y, al no ser esto una violación a un derecho de propiedad intelectual per se (mas bien se trata de un ejercicio apresurado, temerario y quizás malicioso de una acción), debe seguirse en juicio ordinario. Sin embargo, reitero al igual que en líneas anteriores, que esto es una opinión personal.

En fin, estas son las acciones judiciales que he podido identificar en el Código Ingenios, sería interesante saber sus comentarios, ideas y conocer si hay otras que se puedan ubicar.

Gracias por la visita.

Primera reforma al COGEP por parte del Código Ingenios (¿En qué consiste el informe favorable para providencias preventivas?)

Entre las novedades del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante Código Ingenios), se encuentra la primera reforma al novel Código Orgánico General de Procesos (COGEP), el tiene menos de un año de vigencia a la fecha.

En efecto, la Disposición  Transitoria Décima Primera del Código Ingenios señala:

“Décima Primera.- Refórmese en el Código Orgánico General de Procesos, lo siguiente:
11.1.-Agréguese a continuación del artículo 133 el siguiente artículo innumerado:

“Artículo (…).- Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.- Con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual, o de evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, el juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podrá disponer la adopción de las siguientes providencias preventivas:

a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, que comprenderá:

  1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
  2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
  3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial.

b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición, comunicación o distribución, según proceda; y,
c) El secuestro o la retención; el mismo que podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.
La demanda principal para este tipo de acciones, se iniciarán ante el juez Civil competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Código.”

Esta reforma implica las siguientes circunstancias:

  • El Título III del Libro II del COGEP trata respecto de las providencias preventivas, lo que abarca desde los artículos 124 hasta el 133.
  • El Código Ingenios agrega un artículo innumerado luego del 133.
  • Según el COGEP las providencias preventivas son el (1) secuestro, (2) retención –ambos de la cosa que se litiga o se va a litigar o los bienes que aseguren el crédito, (3) prohibición de enajenar de bienes; y, (4) arraigo.
  • Las señaladas serían providencias preventivas “generales” para materias no específicas cuando el reclamo deba sustanciarse por cualquiera de las vías que establece el COGEP.
  • Cuando se quiera plantear una providencia preventiva en algún litigio que verse sobre derechos de propiedad intelectual, existen medidas específicas y diversas, que amplían el espectro de posibilidades, tal como lo señala la transcrita Disposición Reformatoria Décima Primera del Código Ingenios. (Para efectos de esta entrada, me referiré a las providencias preventivas del COGEP como “generales” y las del Código Ingenios como “específicas”).
  • En lo que no se ha contemplado en las medidas “específicas”, se deben seguir para las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual las reglas procesales del COGEP, entre estas, por citar un caso, la caducidad de las mismas cuando no se presente dentro del término quince días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación.
  • Las providencias preventivas “específicas” –al igual que las “generales”- deben ser practicadas por pedido de parte interesada.
  • Las providencias preventivas “específicas” deben contar con un “previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual”.

Este último punto es el que quiero tocar con mayor amplitud en este artículo, en otras palabras, a modo de pregunta: ¿cuál es el alcance de este “informe favorable”?

La duda surgió al leer con detenimiento el Código Ingenios –investigándolo para plantear ciertas peticiones- y de inmediato despertó mi curiosidad, avivada por conversaciones e intercambio de criterios con colegas que respeto muchísimo como lo son Marina Blum, Flavio Arosemena y Vicente Servigón.

Como casi toda norma novedosa, la interpretación y puesta en práctica de su normativa trae ciertas dificultades y el Código Ingenio no es ninguna excepción a esto. A pesar de lo dicho, me aventuro a exponer una postura y señalar los motivos para la misma.

Me parece más provechoso hacerlo en formato de preguntas y respuestas:

¿El informe previo que se refiere la Disposición Transitoria Décima Primera del Código Ingenios debería obtenerse vía tutela administrativa?

Considero que esta vía no es la adecuada para este propósito, tanto por motivos prácticos como jurídicos.

Debemos recordar los dos requisitos de las providencias preventivas: la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora (recogidos en el artículo 125 del COGEP). Estos requisitos son indispensables para la adopción de toda medida cautelar.

Para esta contestación me centraré en el peligro de la demora. Es evidente que para llegar a solicitar la práctica de una providencia preventiva es porque se necesita acceder a un determinado objeto –como bienes del deudor que pueden desaparecerse u ocultarse-, por lo que se necesita la actuación rápida del órgano judicial correspondiente, mediante un procedimiento expedito. Por ello, obligar a que el solicitante pase por toda una tutela administrativa previa, no sería pertinente ni en lo jurídico ni en lo práctico, porque cuando ya se tenga una decisión en firme, que puede tardar años, no tendría sentido la adopción de la providencia preventiva. No es plausible que se obligue al interesado litigar por años en sede administrativa para que al final de todo recién se le conceda una decisión que apenas lo legitimaría para pedir una providencia preventiva ante el juez competente.

Por otra parte, la vía administrativa tiene sus propias medidas cautelares, tal cual se señalan en el Art. 565 del Código Ingenios.

Por último, entender que este informe favorable debería instrumentarse mediante una decisión de tutela administrativa sería atentar contra la autonomía e independencia de la función judicial, dado que la resolución administrativa sería condicionante para el juez respectivo, lo cual no es sostenible bajo ningún punto de vista.

Por ello, descarto que este informe se deba conseguir a través del trámite de una tutela administrativa.

¿El Código Ingenios nos da alguna otra pauta para determinar que este informe no se deba obtener vía tutela?

La respuesta a esto parece estar en el Art. 548 ibídem. Esta norma indica que el juez “requerirá a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia”.

Entonces, este artículo bien puede ser concordado con la Disposición Reformatoria Décima Primera del Código Ingenios, por lo que este informe favorable no sería una resolución definitiva, sino una información –de ahí que la Disposición hable de “informe”- que deje claro que el derecho alegado exista, sea válido y/o esté reconocido en el país. Tómese en cuenta que el citado artículo habla expresamente sobre providencias preventivas.

En consecuencia, no hay que buscar una resolución de tutela administrativa, sino un informe sobre las circunstancias anotadas, por poner ejemplos:

  • Si se habla de existencia, que se deje constancia que en el país existe un derecho de paternidad sobre las obras en favor de su autor, aunque la misma no se encuentre inscrita.
  • Si se habla de validez, que el informe señale que el derecho marcario invocado se encuentra vigente.
  • Si se quiere hablar de reconocimiento en el país, si se trata de una obra extranjera vulnerada en territorio ecuatoriano, que la autoridad explique que se aplica el principio de trato nacional de las obras, en virtud del Convenio de Berna y demás normas aplicables.

¿Qué otro motivo hay para sostener que el juez debe requerir un informe mas no una resolución?

Recordemos ahora el primer requisito señalado para la adopción de providencias preventivas y medidas cautelares: la apariencia del buen derecho, que está señalado en el artículo 125.1 del COGEP, que habla acerca de la “existencia del crédito”.  Es decir, el hecho que el juez apruebe y conceda una providencia preventiva no significa que se le está dando la razón al peticionario respecto de la acción principal.

Por ello, en analogía, no haría falta una resolución en firme para poder acudir al juez y solicitarle que disponga la práctica de alguna providencia preventiva, porque esto condicionaría la decisión del juez sobre lo principal y esto no es lo que persigue este tipo de procedimientos. Por esto se habla de “la apariencia del buen derecho”, es decir, al juez en este punto le basta tan solo que parezca que al peticionario  le asiste el derecho para deducir su acción, no quiere decir de ninguna manera que se le va a dar la razón sobre el litigio central.

El informe favorable en los términos que se señalan en el artículo 548 del Código Ingenios estaría inmerso sin mayor problema en el requisito de la apariencia del buen derecho.

¿Cuál sería el mecanismo concreto para solicitar este informe favorable?

Sería espectacular que se expida a la brevedad posible un reglamento al Código Ingenios que contemple este mecanismo concreto. Por ahora, considero que se debería hacer un pedido directo a la autoridad competente (por ahora el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) que se delimite para el caso concreto.

Por ahora tocará esperar y ver la respuesta por parte de los abogados, los jueces y la autoridad administrativa.

Gracias por la visita.

Cambios en procesos de propiedad intelectual, auspiciados por el Código Ingenios.

El día viernes nueve de diciembre de 2016 fue publicado en el Registro Oficial el llamado “Código Ingenios”, cuerpo normativo que –entre otras cosas- deroga la Ley de Propiedad Intelectual  y además nos trae la primera reforma al Código Orgánico General de Procesos, vigente desde el mes de mayo de este año.

El Código Ingenios es el nombre comercial o “marketero” del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (siempre digo que nuestros legisladores han seguido en estos últimos años una tendencia de bautizar las leyes con nombres largos y pretenciosos). Los cambios que ha traído el Código Ingenios al sistema de propiedad intelectual no son tan minúsculos, es decir, no se ha tratado de una simple actualización o codificación en nueva norma de los artículos que antes encontrábamos en la Ley de Propiedad  Intelectual, sino que en algunos casos, que espero tratar en este blog en su momento, proporciona nuevas situaciones y disposiciones que bien pueden considerarse un experimento.

Para efectos de hacer más dinámico este artículo me voy a referir al Código de Procedimiento Civil como “CPC”; al Código Orgánico General de Procesos como “COGEP”; y, a la Ley de Propiedad Intelectual como “LPI”.

Vivimos momentos de cambios en la actividad del litigio judicial. Tenemos por un lado procesos que fueron iniciados con el CPC, otros procesos que se han iniciado al amparo de la LPI, otros con el COGEP, lo cual nos puede llevar a distintas situaciones en materia de propiedad intelectual:

  • Si un proceso comenzó antes del 23 de mayo de este año, tenemos entonces que se sustancia bajo las normas de la LPI y, el CPC;
  • Si el proceso inició en el período comprendido entre el 23 de mayo de 2016 y, el 9 de diciembre de este año, se sustanciará según el COGEP, en procedimiento ordinario y, con la LPI;
  • Si se presenta una demanda luego del 9 de diciembre, se deberá acudir al COGEP (procedimiento sumario) y además al novel Código Ingenios.

En su momento escribí una entrada sobre la reforma que sobre la LPI realizaba el COGEP, en el sentido que todos los procesos sobre propiedad intelectual deberían seguirse a través de procedimiento ordinario (https://alfredocuadros.com/2016/06/21/procesos-de-propiedad-intelectual-en-el-cogep/ ). Ahora bien, como lo señalo en líneas precedentes, el Código Ingenios nos trae un nuevo cambio y nos deja en claro que en adelante, toda demanda que verse sobre derechos intelectuales, se deberá sustanciar en procedimiento sumario.

En un resumen (muy resumido) el procedimiento sumario se compone de las siguientes etapas:

  • Presentación demanda –en la que no hay que olvidar acompañar la prueba respectiva-;
  • Calificación por parte del Juez;
  • Citación al demandado, que tendrá quince días hábiles para contestar la demanda luego de ser citado en legal y debida forma;
  • Calificación de la contestación;
  • Audiencia única, que tiene las fases de saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación y, la de prueba y alegatos;
  • Sentencia, la cual se debe expedir en audiencia.

Si hay apelación (y adhesión de ser el caso), hay que hacer la respectiva fundamentación para lo cual se cuenta con diez días hábiles a partir de la notificación escrita del fallo, donde se podrá pedir, bajo ciertos parámetros, prueba nueva –sobre lo cual escribí entrada posterior en este blog https://alfredocuadros.com/2016/11/23/prueba-nueva-en-segunda-instancia-puedes-hacerlo-con-el-cogep/ – y luego de esto, se celebrará una nueva audiencia ante el tribunal superior y se emitirá una nueva sentencia.

Las demandas deben plantearse ante el Juez de lo Civil y, el competente será (1) el juez del lugar donde se hubiere cometido la infracción; o, (2) el juez del lugar donde se adviertan los efectos de la misma. Es decir, si detecto que en la ciudad de Guayaquil alguien está vendiendo réplicas no autorizadas de un calzado cuyo titular de marca y de diseño es nuestro cliente, podemos accionar al órgano judicial de esta ciudad. En cambio, si constatamos que el calzado “pirata” se fabrica en Guayaquil pero se vende en Manta, podemos presentar la demanda en esta última.

El Art. 548 del Código Ingenios señala que el Juez “requerirá a la autoridad nacional competente en materia derechos intelectual, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia”. Lo cual quiere conlleva a inferir lo siguiente:

  • El juez de la causa no puede emitir resolución si no ha realizado este requerimiento.
  • Como la norma no señala un momento procesal específico dentro del procedimiento sumario, lo óptimo sería que el juez disponga el requerimiento al momento de calificar la demanda. Por esto, sería aconsejable que al redactar la demanda, se destine un considerando para solicitar expresamente al Juez que remita el respectivo oficio para evitar incluso contratiempos en la audiencia única.
  • Habrá que ser cuidadosos en materia de derecho de autor, puesto que por el principio de automatismo de la protección no es obligatorio inscribir ni inscribir las obras respectivas. De tal manera que si no contamos con el registro en un caso puntual, debemos hacer una explicación al juez sobre este particular para esquivar algún mal momento durante el juicio.

Por lo pronto dejaré hasta aquí esta entrada, esperando sea la primera de muchas que tratarán sobre los cambios al sistema de propiedad intelectual del Código Ingenios, ya que aún hay mucha tela por cortar.

Gracias por la visita.