Marcas y libertad de expresión. El caso de la banda “The Slants”

Hace aproximadamente cuatro años compartí ponencias en un seminario de Propiedad Intelectual con mi amigo y colega Carlos Cabezas Delgado (con “DNI” tuitero @kbtokbezas), quien en ese entonces se desempeñaba como presidente del Comité de Propiedad Intelectual. Al explicar sobre el registro de marcas y, al tocar sobre la prohibición de registrar términos que atenten a la moral y buenas costumbres, mi amigo puso el caso de la solicitud de aprobación de la marca “Mamá Aidita” para licores, señalando que el funcionario en su momento decidió no aprobarla porque “si la pronunciamos rápido” iba a sonar a otra cosa y que si queríamos comprobarlo, lo hagamos en otro momento. De más está decir que en ese momento el ejemplo despertó cierta hilaridad entre el público asistente.

El desagravio al orden público y la moral que puede despertar una marca es el eje de esta entrada, ya que todo tiene que ver con una noticia que leí día de hoy referente a un caso de registro marcario que se ha suscitado en los Estados Unidos de América, el cual ha tornado interesante al entrar al debate un elemento adicional, que es el constitucional.

Según se aprecia de la noticia (http://news.yahoo.com/appeals-court-says-government-cannot-censor-offensive-trademarks-155758064.html?soc_src=mediacontentstory&soc_trk=tw), existe una banda musical con el nombre “The Slants” (que tiene una connotación racial según lo visto, aunque a fuerza de ser honesto, he buscado toda definición posible y no he encontrado ese matiz en el término, por lo que me baso en la noticia)*, integrada por músicos asiáticos y americanos, quienes presentaron en su momento la petición para registrar el nombre de la banda como marca. La oficina de registro del país del norte negó el registro con el sustento que la denominación es ofensiva, por lo que el grupo decidió llevar el caso ante la Corte. En primera instancia se ratificó la decisión de la negativa de registro, no obstante, en decisión de la Corte de Apelaciones se ha dejado sin efecto el fallo y se ha dispuesto el registro de la marca, lo que incluso pone en entredicho la validez de la norma federal que prohíbe las denominaciones ofensivas como marca.

El fundamento principal de la Corte de Apelaciones –según lo expuesto en la noticia- es que por muy ofensivo o despectivo que fuere el término cuyo registro se pretende, no puede coartarse el derecho del peticionario a solicitar un registro de este tipo, ya que de así hacerlo por parte de las autoridades, se estaría en contra de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que promulga, entre otras cosas, la libertad de expresión y de discurso.

El texto en español de la enmienda es el siguiente: “El congreso no hará ley alguna por la que se establezca una religión, o se prohíba a ejercerla, o se limite la libertad de palabra, o la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno la reparación de sus agravios”. En este sentido, tomo una vez más la excelente obra del Dr. Miguel Carbonell, “Derechos humanos: origen y desarrollo” (editorial Cevallos, 2013), quien señala que esta norma está dirigida a poner un límite al legislativo, en otras palabras “disminuir el poder de los representantes para que no se dieran decisiones tomadas por la mayoría en perjuicio de los derechos fundamentales” (página 266).

Por la parte de propiedad industrial, la ley de la materia en EEUU señala que no pueden ser registradas marcas que sean irrespetuosas contra las personas o que se las consideren “escandalosas”, tal como se lo señala en el libro de Stephen Johnson “Guide to Intellectual Property. What it is, how to protect it, how to exploit  it” (Primera edición, The Economist, 2015, página 67). En este libro se cita incluso el caso de la marca “Redskins” –que es un término que se considera ofensivo para identificar a los nativos indígenas norteamericanos-, usada por un equipo de futbol americano profesional de Washington, DC, que fuera cancelada en base a esta norma.

En el ámbito local tenemos que nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI) señala en su artículo 195, letra g), que no pueden ser registrados como marca los signos que sean “contrarios a la Ley, a la moral o al orden público”, en el mismo sentido que lo dispuesto en el artículo 135, letra p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Lo cierto es que dejar al arbitrio de la autoridad, que a fin de cuentas es la persona de turno que ejerce el cargo, decidir sobre denominaciones que puedan ser contrarias incluso al orden público, deja el campo abierto a la subjetividad (también de turno). Lo único que es certero, al menos para mí, es que resulta muy difícil poner rangos aceptados por todos sobre lo que se considera bueno o malo para la sociedad.

Volviendo al caso de análisis, la noticia da por hecho que la última palabra la tendrá la Corte Suprema de EEUU ya que es casi seguro que las partes lleven la discusión hasta dicho órgano judicial. La Corte tiene precedentes que son verdaderos tesoros jurídicos, algunos que he analizado en este mismo blog (sobre el caso de Larry Flint contra Jerry Falwell https://alfredocuadros.com/tag/hustler/ y el caso Texas vs. Johnson donde el acusado fue absuelto a pesar de haber quemado la bandera de EEUU en una protesta https://alfredocuadros.com/2014/11/19/sobre-libertad-de-expresion-caso-texas-vs-johnson/), lo cual debo confesar, me tendrá muy atento a la espera de la decisión judicial que a su vez será también precedente para el ya referido caso de la marca “Redskin”.

A pesar que en nuestro sistema constitucional una discusión similar se debe llevar con otro tipo de argumentos, la jurisprudencia comparada es una fuente muy valiosa para buscar ideas y teorías. Lo cierto es que en nuestra realidad la norma anotada de nuestra LPI está vigente y debe ser aplicada por la autoridad competente.

En fin, agradezco una vez más su visita, no sin antes agradecer –a fuerza de sonar reiterativo- a quienes se me toman el tiempo de leerme desde España y Argentina, ya que según reportes de WordPress, se han registrado en estas últimas semanas muchas visitas de esos países. Debo decir que a estos dos países les tengo un gran aprecio, ya que en ambos he tenido experiencias académicas que a su vez me llevaron a conocer a excelentes personas. Gracias y mil gracias.

* Agregado: Gracias a quien fuera mi profesor en la Facultad de Derecho, el maestro Harry Domínguez puedo poner a su alcance lo que significa la palabra “Slants”, por lo que -con la respectiva autorización reproduzco su explicación: “En lenguaje coloquial de la calle, en USA a los asiáticos se los denomina, despectivamente, “slants”. Esta palabra, que entre otras acepciones significa “oblicua” o “rasgado”, es comúnmente utilizada para referirse en forma derogatoria, insultante o despectiva, a los asiáticos, en alusión a sus ojos “rasgados” u “oblicuos”, es decir, “slant-eyed”. Para hacer una analogía, es el equivalente a “nigger” para los afroamericanos, o a “specs” para los hispanos. Irónicamente, esta banda está conformada por algunos americanos de origen asiático. Llamar a su propia banda The Slants, donde existen músicos de origen asiático es una forma de crear sarcasmo sobre sí mismos. De igual manera, los afroamericanos suelen entre ellos mismos llamarse “nigger”, pero no admitirían que un blanco los llame así.”

Los títulos de las obras ¿Protegibles vía derecho de autor?.

Si menciono “Diccionario Jurídico”, “Tratado de Derecho Civil”, “Introducción a la Geometría”, “La vida de Simón Bolívar”, se nos vendrán a la mente al menos un par de libros por cada uno de los títulos señalados. En cambio, si digo “El amor en los tiempos del cólera” o “El retrato de Dorian Gray”, sin lugar a dudas pensaremos de manera inmediata a pensar en obras literarias escritas por Gabriel García Márquez y Dorian Wilde respectivamente.

La diferencia entre ambos casos radica –como es notorio- en la singularidad de los títulos que identifican a las obras. Surge una pregunta que debo admitir muchas veces me la he planteado: ¿Se deben proteger los títulos de las obras por sí mismos?. Antes de pensar en una respuesta definitiva considero se debe analizar primero si el título de la obra se considera parte integrante de la misma o en cambio, como una creación individual, lo cual podría determinar la protección del título tomado como ente autónomo. 

En el libro “The Public Domain. How to Find & Use Copyright-Free Writings, Music, Art & More”, por Stephen Fishman, se señala que el factor que debe tenerse en cuenta para destinar protección al título, es que si en general el público lo asocia directamente con la correspondiente obra y se señala como ejemplos “Conan el Bárbaro”, “Tiburones”, “Lo que el viento se llevó”, señalando además los siguientes indicativos:

El tiempo que ha sido utilizado el título;

La cantidad de publicidad que el título ha recibido;

La extensión del público que ha llegado a conocer la obra o a adquirir ejemplares de la misma. 

La idea central sería entonces que mientras más conocido entre la comunidad sea la obra y su título, mejor puede ser protegido por sí mismo este elemento.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en el último párrafo del artículo 8 señala sobre esto lo siguiente:

“Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años.”

Como se observa, la norma nacional no se refiere en concreto a los títulos de todas las obras, sino los que son usados para identificar cierto tipo de creaciones, otorgando un período de protección especial una vez que incluso hayan dejado de emitirse en sus pertinentes formatos. 

La referencia a los derechos de propiedad industrial sin lugar a dudas atañe a que los títulos pueden estar protegidos como marca, para lo cual debe obtenerse el registro correspondiente, lo cual les otorga otro tipo de protección legal que es perfectamente acumulable a la que provee el Derecho de Autor.

En lo personal debo reconocer que en primer momento mi libro se iba a llamar “Aproximación a los principales límites y excepciones del Derecho de Autor”, luego, para buscar una mejor individualización decidí titularlo –luego de cruzar algunas ideas- “¿Cómo usar una obra sin permiso?” (  https://alfredocuadros.com/2014/11/12/como-usar-una-obra-sin-permiso/) dejando como subtítulo la primera idea.

La conclusión a la que puedo llegar es que la regla general será que el título como elemento independiente no podrá ser protegido por Derecho de Autor –se puede obtener protección por otros caminos como la marcaria o incluso la competencia desleal-, salvo que el título por sí solo produzca en la mente del público un vínculo inmediato e indiscutido con el contenido de la misma obra. Si estamos en el segundo escenario planteado, se podría reclamar protección cuando un tercero quiera utilizar solo el título para identificar un trabajo diferente, lo cual acarrearía sanciones jurídicas. 

Para otra entrada dejaré el sistema de asignación de títulos de obras cinematográficas y cómo se actúa en caso de disputa.  

Muchas gracias por la visita. 

 

¡Santos conflictos marcarios!: Batman vs. Valencia F.C.

No podía dejar pasar un comentario sobre esta noticia suscitada en España que toca el campo deportivo y el del mundo ficticio de Ciudad Gótica. Uno de los motivos por los cuales prefiero esta área jurídica es porque creo que en ninguna otra se pueden suscitar este tipo de casos particulares.

Por esas coincidencias de la vida el símbolo del Valencia Fútbol Club -equipo español muy popular aunque en las últimos años ha estado un poco relegado ante el potencial del Real Madrid y el Barza- es un murciélago, el cual en su diseño y apariencia es similar a aquel que es emblemático del archiconocido personaje de la cultura popular Batman.

Todo surge cuando en el referido país la institución deportiva presentó la solicitud de registro de marca del logotipo (recordemos que un gráfico por sí solo puede ser perfectamente considerado como marca), a lo cual DC Cómics, titular de los derechos sobre el hombre murciélago, presentó una oposición fundamentada en que el logotipo cuya aprobación se busca es muy parecido al signo del superhéroe, que también constituye en sí mismo una marca.

Un debate interesante que imagino que la oficina competente en España debe considerar es que si el escudo de Batman puede considerarse como una marca notoriamente conocida o de alto renombre, para lo cual deberán analizar si ha adquirido un prestigio o celebridad que la haga trascender del sector al cual está dirigida. A mi parecer, el personaje y su escudo reuniría estos requisitos, aunque no puedo descartar la posibilidad que el símbolo del Valencia Fútbol Club también sea muy conocido en España, lo que volvería el caso aún más interesante.

Uno de los principios que rigen el derecho marcario es el de especialidad, el cual a breves rasgos señala que el registro del signo debe hacerse bajo una clase específica, tomando en cuenta la Clasificación Internacional de Niza, el cual contiene cuarenta y cinco categorías, las cuales deben ser precisadas al momento de solicitar la aprobación de la marca (Para información sobre esto visitar: http://www.wipo.int/classifications/nice/es/ ). La idea central es que la marca se protege de acuerdo al registro correspondiente, lo que permite en principio que puedan coexisitir en el mercado dos o más marcas similares e incluso iguales, siempre que no identifiquen los mismos productos o servicios, por ello debemos recordar que uno de los principales fines de la propiedad industrial es velar porque el público conozca de forma plena el origen empresarial de lo que consume.

Sin embargo, las marcas notorias y de alto renombre son la excepción al principio de la especialidad y tienen en este sentido un radio de protección más amplio, que se extiende de su categoría. El efecto concreto es que la Autoridad debe negar las solicitudes de marcas que sean parecidas o iguales a las notorias o de alto renombre, así no se vayan a dedicar a la misma actividad o similar. Ejemplos de marcas de alto renombre saltan a la vista: Coca- Cola, Apple, Samsung, Nike ..

Un elemento que hay que destacar en el caso es que el Valencia F.C. ha utilizado el dibujo del murciélago en su escudo desde 1919, mientras que la primera historia de Batman vio la luz dos décadas después (Por si acaso hay una historia con ciertos elementos de drama tras la creación del personaje que traté en anterior entrada: https://alfredocuadros.com/2014/09/26/de-shakespeare-el-caballero-oscuro-y-el-derecho-de-paternidad/ ).

Lo más saludable y recomendable sería llegar a un acuerdo de coexistencia entre los implicados, para lo que puedo citar el caso local entre las marcas de Barcelona local con el internacional –aunque me cause alergia hablar de aquel equipo-.
Dejo como siempre un link para que lo puedan consultar. http://www.bbc.com/sport/0/football/30143924

LA RESPIRACIÓN DE DARTH VADER COMO MARCA

Hoy dejo a un lado la temática seria de la entrada anterior para comentar sobre una noticia que vi  y captó mi atención. Confiezo que soy un poco nerd, siempre admito en cualquier tipo de reunión o conversación que mi biblioteca personal está conformada por tres tipos de lecturas: Derecho, Literatura y cómics. En muchos casos en una sola noche puedo pasar a leer varios libros combinando estos géneros, lo que resulta una mezcla que estimula mucho la imaginación.

Creo que es por esto que cada vez que me encuentro con alguna noticia que mezcla la Propiedad Intelectual y algo relacionado con algún mundo ficticio (que bien puede ser una galaxia muy muy lejana), resulta para mí inevitable compartirla, claro que con el pretexto “serio” de demostrar que los bienes que se protegen a través de esta área jurídica son cotidianos y nos rodean a cada momento.

Toca el tema de las marcas -me perdonarán mis amigos expertos en derecho marcario que deben conocer esto de memoria-, que constituyen en la actualidad una parte importantísima de cualquier empresa. Ahora que estamos en el auge de las “startups” y el emprendimiento es bueno que se tenga en cuenta que la marca puede llegar a constituirse en el activo más importante del negocio, pudiendo convertirse incluso en una fuente independiente de financiamiento. Aquí dejo un link sobre las marcas más cotizadas en términos monetarios: http://www.rpp.com.pe/2014-07-30–valen-lo-que-son-las-10-marcas-mas-valiosas-a-nivel-mundial-foto_712309_3.html#foto

La definición más conocida de las marcas es la que indica que son aquellos signos distintivos que sirven para identificar productos y servicios en el mercado. Cuando me ha tocado dar charlas sobre este tema, siempre evoco la teoría del “mercado de limones” del estadounidense George Akerlof, en la que en pocas palabras se sostiene que un mercado donde el consumidor carece de la información completa sobre qué bien o servicio adquirir, no se tomará la decisión óptima. Por esto es que las marcas son una forma de equilibrar esa desigualdad de información que existe entre los proveedores y el público consumidor. (¿Cuántas veces no hemos adquirido un celular, reloj, camisa, por la confianza que nos inspira la marca por sí sola?).

Naturalmente, no todo signo puede ser considerado como marca, por ello hay que seguir los tres requisitos básicos: 1) Que sea distintivo; 2) Que sea susceptible de representación gráfica; y, 3) Que sea perceptible por los sentidos.

Se tiende a pensar que solo una palabra o un gráfico pueden llegar entonces a ser una marca. No obstante, si analizamos los requisitos, de manera particular el tercero, veremos que no necesariamente debemos dejarnos guiar por esta idea, dado que existen otras situaciones que pueden ser captadas por cualquier otro de nuestros sentidos que no sea la vista.

Por ello existen marcas llamadas no tradicionales, pueden ser táctiles (por citar un caso a botella de Old Parr),  sonoras, que pueden representarse con un pentagrama. El archiconocido rugido del león de la Metro-Goldwyn-Meyer es quizás es el ejemplo más citado cuando se habla de este tipo de marca. A nivel local tenemos la incomparable melodía de los camiones de Puerto Limpio, que está registrada en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En la noticia que dio pie a esta entrada apreciamos que en productos de “merchandising” de la franquicia de Star Wars, de forma puntual en lo que tenga que ver con el personaje de Darth Vader -disfraces, juguetes-, se ha procedido con el registro marcario del icónico sonido de la respiración del padre de Luke y Leia Skywalker.

Les dejo la referencia de la noticia http://factually.gizmodo.com/even-the-sound-of-darth-vader-breathing-is-trademarked-1642863935/+barrett

Y que la fuerza los acompañe.